Меню

Исключительная лицензия гк

Энциклопедия решений. Исключительная и неисключительная (простая) лицензия

Исключительная и неисключительная (простая) лицензия

В зависимости от объема прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, остающихся у лицензиара, выделяются два вида лицензионных договоров:

— исключительная лицензия — договор, в соответствии с которым лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ);

— простая (неисключительная) лицензия — договор, в соответствии с которым лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

По умолчанию (то есть, если лицензионным договором не предусмотрено иное), лицензия предполагается простой (неисключительной) (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Следовательно, для того, чтобы лицензия была признана исключительной, на это должно быть прямо указано в тексте лицензионного договора. При этом использование термина «исключительная лицензия» необязательно. Важно, чтобы в договоре указывалось или из договора прямо следовало, что лицензиар не вправе заключать лицензионные договоры о предоставлении права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации аналогичными способами другим лицам.

Если предоставление права использования интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1232 ГК РФ), информация о виде лицензионного договора (о предоставлении права использования интеллектуальной собственности на условиях простой (неисключительной) либо исключительной лицензии) должна содержаться в заявлении о государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которое стороны договора представляют в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Если такое заявление подает одна из сторон, сведения о виде лицензионного договора должны быть указаны в документе, прилагаемом к заявлению стороны (в подписанном сторонами лицензионного договора уведомлении о состоявшемся распоряжении исключительным правом, в удостоверенной нотариусом выписке из лицензионного договора либо в самом договоре) (п. 3 ст. 1232 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ (далее — Закон N 35-ФЗ), вступившего в силу с 01.10.2014)*(1).

Поскольку один лицензионный договор может предусматривать несколько способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, он может включать условия как об исключительной, так и о простой (неисключительной) лицензии. Иными словами, в отношении одних способов использования объекта интеллектуальной собственности договор может предусматривать запрет лицензиару предоставлять право использования такого объекта аналогичными способами, а в отношении других — разрешать предоставление права использования (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Например, в лицензионном договоре о предоставлении права использования аудиовизуального произведения (фильма) может быть предусмотрено, что права на воспроизведение фильма на носителях в определенном количестве экземпляров, распространение фильма, импорт с целью распространения предоставляются на условиях исключительной лицензии, а права на использование фрагментов фильма, отдельных кадров из него в рекламных целях, перевод фильма на другие языки — на условиях простой (неисключительной) лицензии (постановление Восьмого ААС от 19.08.2011 N 08АП-4921/11).

Другой пример — в отношении одной и той же территории правообладатель товарного знака может предоставить разным лицам право использования товарного знака в отношении различных товаров и/или услуг (ст. 1489 ГК РФ, п. 3.1.9 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186, далее — Рекомендации). Либо, если одним патентом на изобретение охраняется группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, и при этом в формуле изобретения содержится несколько независимых пунктов, то исключительная лицензия может предоставляться по каждому изобретению, защищенному независимым пунктом формулы (п. 3.1.10 Рекомендаций).

Необходимо отметить также, что понятия «исключительное право» (на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) и «исключительная лицензия» не равнозначны.

При заключении лицензионного договора передачи лицензиату исключительного права на интеллектуальную собственность не происходит (п. 1 ст. 1233 ГК РФ) независимо от того, идет ли речь об исключительной или о простой (неисключительной) лицензии. Поэтому, как подчеркивали судьи применительно к нормам ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014, условие об исключительной лицензии означает только то, что лицензиар не вправе передавать третьим лицам права использования объекта интеллектуальной собственности теми же способами и на той же территории в пределах срока лицензионного договора, вместе с тем он не лишается права на самостоятельное использование результата интеллектуальной деятельности, в том числе способами и на территории, которые оговорены в лицензии (постановление ФАС Московского округа от 24.02.2011 N КГ-А40/647-11). Но с указанной даты законом установлен запрет на использование лицензиаром результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ в редакции Закона N 35-ФЗ, п. 1 ст. 7 Закона N 35-ФЗ).

Условие об объеме прав лицензиара (исключительная либо неисключительная лицензия) имеет значение для определения лица, которое вправе защищать нарушенное третьими лицами исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Воспользоваться способами защиты, предусмотренными ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ, в частности потребовать выплаты компенсации за нарушение исключительного имущественного права, лицензиат может только в том случае, если лицензионный договор с ним заключен на условиях исключительной лицензии (ст. 1254 ГК РФ, п. 27 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, постановление Восьмого ААС от 04.06.2012 N 08АП-3050/12).

*(1) До вступления в силу Закона N 35-ФЗ положения ГК РФ предусматривали необходимость государственной регистрации лицензионного договора в случаях, когда государственной регистрации подлежал результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право использования которых предоставлялось по такому договору (п. 2 ст. 1232, п. 2 ст. 1235 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014). В связи с этим в государственной регистрации лицензионного договора могло быть отказано ввиду наличия внутренних противоречий между терминологией договора и условиями об объеме прав лицензиара, например, если в договоре указывалось, что лицензия является неисключительной, но в тексте самого договора содержалось положение о том, что за лицензиаром не сохраняется право на предоставление лицензий третьим лицам (или аналогичное положение). То же самое могло произойти, если в текст договора о предоставлении исключительного права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации включалось положение о том, что лицензиар может предоставить право на использование этого объекта интеллектуальной собственности другим лицам (п. 3.1.8 Рекомендаций).

Статья 1236. Виды лицензионных договоров

1. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

Комментарий к Ст. 1236 ГК РФ

1. Различные виды лицензионных договоров до 1 января 2008 г. использовались в сфере патентного права, однако в законодательстве не прослеживалось единства в понимании сущности исключительной и неисключительной лицензии. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ при исключительной лицензии лицензиату передавалось право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Законодательство об авторском праве и смежных правах не использовало конструкцию лицензионного договора, хотя авторский договор о передаче исключительных прав или неисключительных прав, безусловно, имел лицензионную природу. Статья 26 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» вообще не конкретизировала условия отдельных видов лицензий.

2. В комментируемой статье унифицированы все виды лицензионных договоров независимо от объектов, права на которые предоставляются. Классифицирующим признаком разграничения является факт сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. По договору исключительной лицензии (в отличие от договора неисключительной лицензии) такое право у лицензиара отсутствует. Вместе с тем в отношении обоих видов лицензии лицензиату предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности. При этом в договоре может быть установлена монополия лицензиата, в том числе в отношении лицензиара в части использования объекта определенными способами и на определенных территориях, что соответствует принципу свободы договора (ст. 421 ГК).

3. Лицензионные договоры могут быть классифицированы по объему передаваемых прав, по объекту и по иным критериям.

По объекту различают лицензионные договоры:

— о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК);

— о предоставлении права использования объекта смежных прав (ст. 1308 ГК);

— о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1367 ГК);

— о предоставлении права использования селекционного достижения (ст. 1428 ГК);

— о предоставлении права использования охраняемой топологии (ст. 1459 ГК);

— о предоставлении права использования секрета производства (ст. 1469 ГК);

— о предоставлении права использования товарного знака (ст. 1489 ГК).

По объему передаваемых прав лицензии делятся на:

По обязательности заключения лицензионные договоры делятся на:

В зависимости от предоставления встречного удовлетворения лицензионные договоры делятся на:

Читайте так же:  Как насчитываются выплаты по осаго

Такой перечень видов лицензионных договоров и лицензий далеко не исчерпывающий, что соответствует предусмотренному ст. 421 ГК РФ принципу свободы договора.

4. В п. 2 настоящей статьи устанавливается презумпция неисключительной лицензии, если иное прямо не предусмотрено договором. Лицензиату по договору исключительной лицензии переходит право на защиту от нарушений исключительного права. Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252 и 1253 настоящего Кодекса.

5. При заключении лицензионного договора характер передаваемых прав может быть определен не только такими терминами, как «исключительные» или «неисключительные» лицензии, права. Характер передаваемых прав может быть определен путем толкования договора (ст. 431 ГК).

Так, в одном из споров суд путем толкования текста договора установил следующее. Поскольку в тексте договора указано, что автором передаются товариществу права на опубликование и распространение произведений и автор не имеет права использовать эти произведения двумя названными способами и разрешать такое использование третьим лицам, то обстоятельство, что в договоре нет словосочетания «исключительные права» для обозначения предмета договора, не дает основания считать приобретенные права неисключительными. Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, сопоставление отдельных его условий между собой, смысл договора в целом и его цель, т.е. толкование договора, проведенное судом в соответствии со ст. 431 ГК РФ, не оставляют сомнений в отношении характера полученных истцом прав как исключительных .

———————————
См.: п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. N 47.

Какой вид лицензии выбрать лицензиату

С.П. Рогожин, В.Ю. Перелыгин, А.Г. Баринов

При заключении лицензионного договора важно не только согласовать его существенные и иные условия, но и определить вид получаемой лицензии:

  • простая (неисключительная) лицензия;
  • исключительная лицензия.

Практическое значение состоит в том, появится ли у лицензиата монопольное (эксклюзивное) право использовать объект интеллектуальной собственности. Или же контрагент (лицензиар) сможет предоставить аналогичную лицензию другим лицам, а кроме того, оставить за собой право самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности.

Описанные ниже правила помогут понять, какой из этих трех вариантов будет оптимальным в каждом конкретном случае. После того как лицензиат выбрал нужный вид лицензии, необходимо правильно сформулировать такое условие в договоре. О том, как это сделать, см. отдельную рекомендацию Как лицензиату согласовать условие о виде получаемой лицензии.

Да, нужно. Это позволит получить необходимый лицензиату объем прав.

С одной стороны, условие о виде лицензии не относится к существенным. А значит, отсутствие этого условия не повлечет за собой риск того, что в случае спора суд признает договор незаключенным или недействительным.

С другой стороны, отсутствие условия о виде лицензии, скорее всего, не будет соответствовать интересам лицензиата.

Ведь если лицензионный договор не будет конкретизировать его вид (т. е. стороны не согласуют условия ни о простой, ни об исключительной лицензии), то будет считаться, что лицензиар выдал простую (неисключительную) лицензию (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату, напротив, чаще всего выгоднее получить исключительную лицензию. Чтобы сделать это, в договоре необходимо прямо указать на исключительный характер лицензии.

Если же лицензиат изначально согласен получить простую лицензию, отсутствие в договоре условия о виде лицензии не повлечет за собой негативных для лицензиата последствий.

Преимущества исключительной лицензии

Как правило, лицензиату имеет смысл выбрать исключительную лицензию. Это объясняется тремя причинами.

Во-первых, лицензиат полностью обезопасит себя от того, что иные лица, за исключением лицензиара, будут вправе использовать объект теми же способами, которые предоставлены лицензиату. Другими словами, лицензиат избавит себя от возможных конкурентов, поскольку получит монопольное право использовать объект в установленных договором пределах. Например, лицензиат может получить эксклюзивное право размещать товарный знак на реализуемых товарах. Вероятно, такое использование товарного знака позволит существенно увеличить выручку от продаваемого имущества (особенно если товарный знак известен на уровне бренда).

В свою очередь, при выборе простой лицензии всегда есть риск того, что другие лица получат такие же права, какие приобрел лицензиат. Иными словами, лицензиар, выдавший простую лицензию, вправе заключить с другими лицами лицензионные договоры, аналогичные договору с лицензиатом. В итоге интересы лицензиата могут оказаться нарушенными.

Во-вторых, у лицензиата появится возможность запретить лицензиару самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности теми способами, которые предоставлены лицензиату.

Причем такой запрет будет считаться установленным уже по умолчанию, то есть в ситуации, когда лицензионный договор не будет содержать условия об использовании объекта лицензиаром (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). До 1 октября 2014 года лицензиату приходилось добиваться того, чтобы запрет на использование объекта лицензиаром был прямо предусмотрен в договоре (впрочем, сейчас положение о таком запрете тоже имеет смысл сформулировать, но делать это необязательно).

Ранее (до 1 октября 2014 года) действовали следующие правила: если лицензионный договор прямо не запрещает лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, самостоятельно использовать объект в предоставленных лицензиату пределах, считается, что лицензиар имеет право на такое использование (п. 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Сейчас же все наоборот: по умолчанию лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, запрещено использовать объект в предоставленных пределах (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

При получении же простой лицензии запретить лицензиару самостоятельно использовать объект не удастся. Даже если лицензиат, получающий такую лицензию, включит в договор условие о запрете на использование объекта лицензиаром, в случае спора суд не примет это условие во внимание.

В-третьих, лицензиат сможет защитить свои права от нарушителей (третьих лиц) гораздо большим количеством способов по сравнению с ситуацией, когда лицензиат получил простую лицензию.

Так, закон позволяет лицензиату, получившему исключительную лицензию, воспользоваться способами защиты, которые предусмотрены в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ).

Лицензиат, обладающий исключительной лицензией, может предъявить к нарушителю (третьему лицу) следующие требования:

  • признать право – если лицо отрицает или иным образом не признает право использования объекта, нарушая тем самым интересы лицензиата (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения, – если лицо совершает такие действия, осуществляет необходимые приготовления к ним либо может их пресечь (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • возместить убытки – если лицо неправомерно использует объект и причиняет тем самым ущерб лицензиату (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В некоторых случаях вместо убытков закон позволяет взыскать компенсацию (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Лицензиату взыскать ее, как правило, гораздо проще, чем убытки, поскольку не надо доказывать размер убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
  • изъять материальные носители объекта интеллектуальной собственности – если лицо изготавливало, хранило, перевозило, продавало, иным образом распространяло такие носители (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием лицензиата, то есть лица, получившего право использовать объект на условиях исключительной лицензии (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Кроме того, лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе:

  • настаивать на принятии обеспечительных мер в порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права (п. 2 ст. 1252 ГК РФ);
  • требовать признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания или промышленному образцу. Это возможно, если такие объекты оказываются тождественными (либо сходными до степени смешения) и в результате такого тождества (сходства) могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Помимо этого закон не запрещает лицензиату обращаться к прокурору, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ).

Как показывает практика, лицензиатам довольно часто приходится защищать свои права этими способами (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2014 г. № С01-6/2014 по делу № А27-9135/2013, от 27 февраля 2014 г. № С01-87/2014 по делу № А32-13452/2012, от 19 февраля 2014 г. № С01-504/2013 по делу № А60-15399/2013).

ООО «К.» (лицензиар) заключило с ЗАО «К.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиат получил право использования нескольких музыкальных произведений (в т. ч. путем их воспроизведения, распространения, публичного исполнения и т. д.). Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что индивидуальный предприниматель С. (третье лицо) реализует диски, содержащие некоторые музыкальные произведения из того списка, который был указан в лицензионном договоре. Причем предприниматель никаких прав на использование произведений (в т. ч. на их распространение путем продажи) не получал.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ЗАО «К.» обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации.

Один из доводов, которые привел ответчик, сводился к тому, что лицензиат не является обладателем исключительных прав на произведения, а значит, не может требовать выплаты компенсации.

Суд не согласился с таким доводом. Поскольку ЗАО «К.» выступает в роли лицензиата, получившего исключительную лицензию, оно вправе защищать свои права способами, которые предусмотрены в статье 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ). В частности, лицензиат может потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату надо понимать, что защитить права удастся только в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусматривает лицензионный договор. Другими словами, если третье лицо будет использовать объект в объеме, не предоставленном лицензиату, тот не сможет воспользоваться способами защиты, которые перечислены в статье 1254 Гражданского кодекса РФ.

Читайте так же:  Не прошедший государственную регистрацию договор аренды земельного участка

ООО «H.» (лицензиар) заключило с ООО «О.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиар предоставил право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом. Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что ООО «Д.» (третье лицо) ввезло в Россию пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Причем ООО «Д.» никаких прав на использование товарного знака не получало.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ООО «О.» обратилось в суд с требованиями:

  • защитить права на товарный знак;
  • запретить ООО «Д.» совершать действия по использованию товарного знака, в том числе ввозить на территорию России товары с размещенным на них товарным знаком;
  • взыскать с ООО «Д.» компенсацию.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что ООО «Д.» нарушило право лицензиата использовать товарный знак.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на статью 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам, рассматривающий дело в кассационном порядке, занял иную позицию. Он решил, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом – путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2013 г. № С01-1/2013 по делу № А40-95929/2011).

Если же лицензиат получит простую лицензию, он вовсе не сможет защитить свои права способами, предусмотренными в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (п. 27 постановления № 5/29). Такой лицензиат будет вправе лишь обратиться к прокурору с целью того, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). Также можно будет уведомить лицензиара о том, что его интеллектуальные права нарушены третьим лицом, после чего лицензиар (правообладатель) будет вправе сам предъявить к нарушителю соответствующее требование (например, о взыскании компенсации).

Лицензиар предоставляет лицензиату право использовать музыкальное произведение «Альфа» путем публичного исполнения на территории России. Стороны заключают договор на условиях исключительной лицензии.

Это означает, что впоследствии лицензиар:

1) будет не вправе заключить с другим лицом (лицами) аналогичный лицензионный договор, то есть предоставить право использовать произведение «Альфа» путем публичного исполнения в России;

2) не сможет самостоятельно использовать произведение путем публичного исполнения (при условии, если договор не будет прямо предусматривать право лицензиара публично исполнять произведение).

При этом лицензиат получит возможность самостоятельно защитить право на публичное исполнение, если это право нарушит третье лицо.

Ситуации, когда может понадобиться получить простую (неисключительную) лицензию

Несмотря на преимущества исключительной лицензии, бывают ситуации, когда лицензиату приходится соглашаться заключать лицензионные договоры на условиях простой лицензии.

Такие ситуации можно условно разделить на две группы в зависимости от того, какая из сторон договора наиболее заинтересована в предоставлении простой лицензии: лицензиат или лицензиар.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиата

Во-первых, бывают случаи, когда лицензиату стоит выбрать только простую лицензию.

Компания, разработавшая компьютерную программу и получившая исключительное право на нее, входит в одну группу лиц с компаниями, которые специально созданы для распространения программы среди конечных пользователей. Если одна из компаний-распространителей получит право продавать экземпляры программы на условиях исключительной лицензии, другие компании реализовать программу по лицензионному договору не смогут. А это будет противоречить интересам всех компаний, входящих в группу лиц.

Во-вторых, возможны ситуации, когда лицензиату нет смысла настаивать на выдаче исключительной лицензии. Другими словами, вид лицензионного договора особого значения не имеет.

Организатор кинофестиваля намерен провести показ фильма, исключительное право на который принадлежит другому лицу. По этой причине организатор (лицензиат) заключает с правообладателем (лицензиаром) лицензионный договор с целью получить право на разовое публичное исполнение (показ с сопровождением звуком на экране с помощью пленки) аудиовизуального произведения на конкретном фестивале и в конкретный день.

Предполагается, что другие лица осуществлять показ кинокартин в рамках фестиваля не будут. Следовательно, лицензиату нет смысла настаивать на том, чтобы договор был заключен именно на условиях исключительной лицензии. Другими словами, лицензиату не нужно добиваться получения монопольного права на публичное исполнение фильма.

В-третьих, лицензиат может согласиться на получение простой лицензии лишь в целях экономии: размер лицензионного вознаграждения в этом случае обычно меньше, чем при предоставлении исключительной лицензии.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиара

Зачастую лицензиар готов заключить лицензионный договор лишь на условиях простой лицензии.

Нередко лицензиар отказывается выдавать исключительную лицензию, поскольку считает, что заключение лицензионного договора на таких условиях нарушит его интересы:

  • он лишится права заключать с другими лицензиатами аналогичные лицензионные договоры (т. е. в отношении того же объекта интеллектуальной собственности и тех же пределов его использования) и, следовательно, не сможет получить дополнительное лицензионное вознаграждение;
  • у него появится риск того, что он будет не вправе самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности способами, предоставленными лицензиату.

В такой ситуации лицензиат может попытаться убедить лицензиара выдать исключительную лицензию. В частности, лицензиат, заинтересованный получить именно исключительную лицензию, может пойти на ряд уступок:

1) сузить круг способов использования объекта интеллектуальной собственности до тех пределов, которые устраивали бы лицензиара;

Обладатель исключительного права на музыкальное произведение (лицензиар) намерен предоставлять право на публичное исполнение произведения широкому кругу лиц.

Лицензиат заинтересован получить исключительную лицензию на использование произведения указанным способом, но только в пределах Московской области и только для случаев живого исполнения.

В этой ситуации лицензиат может предложить лицензиару выдать исключительную лицензию в следующих пределах: «Использование музыкального произведения путем его публичного живого исполнения на территории Московской области». Причем лицензиару стоит пояснить, что если он согласится заключить лицензионный договор на таких условиях, то сохранит за собой возможность предоставлять другим лицам право:

  • публично исполнять произведение на территории Московской области с помощью технических средств (радио, телевидения и т. д.);
  • публично исполнять произведение любым способом (включая живое исполнение) на любой территории, за исключением Московской области.

2) дать гарантию того, что лицензионный договор не будет ограничивать лицензиара в праве самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности. Другими словами, лицензиат может согласиться включить в договор условие об использовании объекта лицензиаром.

Если лицензиату не удастся убедить лицензиара предоставить исключительную лицензию, но при этом договор все равно необходимо будет заключить, то лицензиату придется согласиться на выдачу простой лицензии.

Сочетание двух видов лицензии

Закон позволяет лицензиату получить в отношении одного и того же объекта интеллектуальной собственности сразу две лицензии – простую и исключительную. Однако сделать это можно лишь при условии, если лицензии будут предоставлены в отношении разных способов использования объекта (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Например, в договоре, заключаемом в отношении фонограммы, можно указать, что лицензиар предоставляет лицензиату право использовать объект в следующих пределах:

  • распространять фонограмму путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров – на условиях исключительной лицензии;
  • воспроизводить и публично исполнять фонограмму – на условиях простой лицензии.

Договор, предусматривающий выдачу разных лицензий в отношении различных способов использования, будет считаться действительным и не содержащим противоречий.

Если предоставление права использования по такому договору потребуется зарегистрировать, регистрирующий орган будет не вправе отказать в регистрации. К такому выводу, в частности, пришел Президиум ВАС РФ в постановлении от 12 марта 2013 г. № 13921/12 (несмотря на то что на момент рассмотрения спора регистрации подлежал не факт предоставления права, а сам лицензионный договор, выводы суда остаются актуальными и в настоящее время).

ООО «М.» (лицензиар) подписало с ООО «К.» (лицензиат) лицензионный договор в отношении изобретения. В частности, лицензиар выдал лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения тремя способами – на трансформаторах малой, средней и большой мощности. При этом стороны установили, что лицензиар оставляет за собой право заключать с другими лицами лицензионные договоры о предоставлении права использовать изобретение способами, не указанными в лицензионном договоре с ООО «К.».

Поскольку лицензионный договор, заключенный в отношении изобретения, требует государственной регистрации (ст. 1369 ГК РФ), лицензиар представил в Роспатент необходимые для регистрации документы. Однако Роспатент отказался проводить регистрацию.

Лицензиар посчитал действия Роспатента незаконными и обратился в суд с заявлением о признании отказа в регистрации недействительным.

Роспатент сослался на то, что условия договора не соответствуют понятию лицензионного договора о выдаче исключительной лицензии. По закону исключительная лицензия – это предоставление лицензиату права использовать объект интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Однако стороны указали, что, несмотря на выдачу исключительной лицензии, лицензиар все-таки может заключать лицензионные договоры с другими лицами. Следовательно, договор, представленный на регистрацию, содержал внутренние противоречия. А это считается основанием для отказа в регистрации (подп. 10 п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321).

Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций согласились с аргументацией Роспатента и не удовлетворили заявление лицензиара.

Читайте так же:  Заявление в школу на хулигана

Однако Президиум ВАС РФ занял противоположную позицию. Он указал, что закон не конкретизирует объем передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Стороны вправе самостоятельно определить способ использования объекта интеллектуальной собственности. В противном случае (т. е. если бы закон лишал стороны возможности устанавливать объем полномочий) гражданские права лицензиара были бы ограничены, что противоречило бы статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса РФ.

По мнению Президиума ВАС РФ, заявитель (лицензиар) предоставил лицензиату право использовать изобретение в конкретных пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такое право третьим лицам в отношении аналогичных способов использования. Однако применительно к любым другим способам (т. е. к тем, которые стороны не указали в договоре) лицензиар исключительную лицензию не выдавал. При этом закон позволяет включить в один и тот же лицензионный договор (но в отношении различных способов использования) условия, характерные для лицензионных договоров разных видов, то есть и для исключительной, и для простой лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса РФ.

По этим причинам Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и признал решение об отказе в регистрации лицензионного договора недействительным (постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 13921/12).

Статья 1236. Виды лицензионных договоров

1. Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

1.1. Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

3. В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

Комментарий к статье 1236 Гражданского Кодекса РФ

1. В пункте 1 комментируемой статьи устанавливается два вида лицензионных договоров в зависимости от того, сохраняется ли у лицензиара, предоставившего право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одному лицензиату, возможность предоставления права использования такого результата или средства другим лицензиатам или нет. В первом случае речь идет о простой (неисключительной) лицензии, во втором — об исключительной лицензии.

Сопоставление п. п. 1 и 3 ст. 1236 приводит к выводу о том, что, указывая на сохранение права лицензиара выдавать лицензии как на единственный критерий разграничения исключительной и неисключительной лицензий, Кодекс имеет в виду предоставление разным лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одними и теми же способами. При этом, однако, не требуется обязательного совпадения сроков использования и допустимой территории использования такого результата или средства соответствующим способом.

Что касается предоставления лицензиаром различным лицензиатам различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то такое предоставление не оказывает влияние на исключительный или неисключительный характер лицензии в смысле, придаваемом этому разделению комментируемой статьей.

2. Предусмотренные комментируемой статьей виды лицензионных договоров призваны решить не столько научно-методическую задачу классификации различных способов распоряжения исключительным правом, сколько важную практическую задачу. Правила ст. 1236 ГК по существу в изъятие из общего режима исключительного права, обеспечивающего монопольный гражданско-правовой контроль над соответствующим результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, позволяют защитить экономические интересы первого лицензиата путем исключения возможности представления аналогичных прав другим лицензиатам, которые неизбежно конкурировали бы с первым лицензиатом. Таким образом, комментируемая статья предоставляет возможность договорного ограничения свободы лицензиара по распоряжению исключительным правом, исключая возможность выбора лицензиатов только по своему усмотрению.

3. Правовой режим предусмотренных ст. 1236 видов лицензионных договоров не зависит от того, сохраняет ли лицензиар, предоставивший другому лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации определенными способами, право самостоятельно осуществлять эти способы использования. По данному признаку в теории гражданского права обычно выделяется т.н. полная лицензия.

При этом Кодекс исходит из того, что решение указанного вопроса относится на усмотрение сторон и, заключая лицензионный договор как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии, лицензиар и лицензиат могут договориться об ограничении соответствующих правомочий лицензиара. По общему правилу, при отсутствии в лицензионном договоре каких-либо указаний на этот счет необходимо сделать вывод о том, что лицензиар, независимо от вида выданной лицензии, безусловно сохраняет возможность самостоятельного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в т.ч. теми способами, в отношении которых им были выданы лицензии.

4. Различие между исключительной и неисключительной лицензиями проявляется также в правовом статусе соответствующих лицензиатов. В соответствии со ст. 1254 ГК исключительный лицензиат наделяется правом использовать для защиты своих прав, полученных на основании лицензионного договора, те же способы защиты, которые предоставляются лицензиару (обладателю исключительного права) в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В то же время независимо от того, на каких условиях — простой или исключительной лицензии — лицензиату предоставлено право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, в течение всего срока действия последнего лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права в установленных лицензионным договором пределах (п. 2 ст. 1237 ГК).

5. В пункте 2 комментируемой статьи установлена презумпция простой (неисключительной) лицензии. Из этого следует, что исключительный характер лицензии, заключающийся в лишении лицензиара права предоставления другим лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации аналогичными способами, должен быть прямо предусмотрен соответствующим договором.

6. Конструкция простой (неисключительной) лицензии широко используется в Кодексе для обеспечения разумного и справедливого баланса интересов первоначального и производного правообладателей в тех случаях, когда исключительное право переходит от автора к другим лицам по договору или в силу прямого указания закона (п. п. 2 и 3 ст. 1296, п. п. 1 и 2 ст. 1297, п. п. 3 и 4 ст. 1298, п. п. 4 и 5 ст. 1370, п. п. 1 и 2 ст. 1371, п. п. 2 и 3 ст. 1372, п. п. 4 и 5 ст. 1373, п. п. 4 и 6 ст. 1430, п. п. 2 и 3 ст. 1431, п. 5 ст. 1461, п. п. 1 и 2 ст. 1462, п. п. 2 и 3 ст. 1463 ГК). На условиях простой (неисключительной) лицензии суд предоставляет право использования (принудительную лицензию) изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. п. 1 и 2 ст. 1362 ГК) и селекционного достижения (п. п. 1 и 2 ст. 1423 ГК).

На условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляется открытая лицензия на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (п. 1 ст. 1368 ГК) и селекционного достижения (п. 1 ст. 1429 ГК).

На условиях простой (неисключительной) лицензии организация по управлению правами на коллективной основе заключает с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им права использования объектов авторских и смежных прав (п. 1 ст. 1243 ГК).

Поскольку выдача исключительной лицензии лишает лицензиара возможности выдачи неисключительной лицензии третьему лицу на те же способы использования, случаи, когда Кодекс предусматривает обязанность лицензиара предоставлять другим лицам права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности на условиях простой (неисключительной) лицензии, должны рассматриваться как указание на невозможность в этих случаях предоставления одному из лицензиатов исключительной лицензии в том виде, как она понимается п. 1 ст. 1236.

7. В пункте 3 комментируемой статьи применительно к лицензионным договорам сформулировано общее правило о смешанных договорах, предоставляющее сторонам право заключать договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом (п. 3 ст. 421 ГК). При этом к отношениям сторон подлежат применению в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в общем договоре.

В соответствии с принципом свободы договора (п. 2 ст. 421 ГК) положения п. 3 комментируемой статьи должны толковаться расширительно, имея в виду, что условия лицензионных договоров разных видов могут варьироваться в одном лицензионном договоре в отношении не только различных способов использования, но и других условий, в частности в отношении допустимой территории использования.

Читайте так же:

  • Налоговая декларация по налогу на имущество организации за 2019 год Налог на имущество: декларация за 2018 год Декларация по налогу на имущество (бланк) Приказом ФНС от 31.03.2017 № ММВ-7-21/[email protected] была утверждена форма декларации по налогу на имущество 2018. Впервые все плательщики налога на имущество отчитывались по ней за 2017 год. По ней же в ее […]
  • Реквизиты оплаты госпошлины в доход федерального бюджета арбитражный суд Арбитражный суд Пермского края Реквизиты для уплаты государственной пошлины г.Пермь Реквизиты для заполнения платежного поручения на перечисление государственной пошлины В соответствии со статьями 333.21 и 333.22 главы 25.3 Налогового кодекса (ФЗ № 127-ФЗ от 02.11.2004 г. и ФЗ № 201-ФЗ […]
  • Продажа домов в новокузнецке под материнский капитал Продажа домов в Новокузнецке без посредников Показано из В связи с переездом срочно продам дом в пос. Осиновое Плесо, ул. Пролетарская, д.15. Дом в хорошем состоянии. 2 этажа надземной части, 1 этаж подземной части, Площадь 380 м2. Из шлакоблоков "Теплостен". Всего 6 комнат. Есть кухня, […]
  • 585 приказ мвд 2019 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 12.11.2018 г. № 759 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам кадрового обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации" Зарегистрирован 04.12.2018 г. № 52865 Опубликован на официальном […]
  • Загранпаспорт на ребенка 1 год госпошлина Сколько стоит госпошлина на загранпаспорт в 2019 году Каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность оформлять паспорт, который позволит беспрепятственно пересекать границу. Но так ли легко пройти процедуру получения? Что нужно собрать, сколько заплатить? Как известно, не так […]